Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Dispõe sobre o processo de averbação de Atos e Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos.

O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade, nos termos do art. 218 da Constituição Federal, de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas;

CONSIDERANDO que a interdependência tecnológica das nações e a concentração de especialidades tecnológicas em determinadas regiões do globo, por razões de economia de escala, são hoje tendências indiscutíveis, fazendo prever que a importação de tecnologia venha a adquirir uma importância crescente;

CONSIDERANDO a imperatividade de, diante da eliminação das proibições de importações, e da gradual redução das barreiras tributárias nas importações de bens produzidos no exterior, estimular a competitividade e a produtividade dos vários setores da indústria nacional;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º e seu parágrafo único da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o INPI tem por atribuição, entre outras, a de acelerar e regular a transferência de tecnologia;

CONSIDERANDO que, em obediência aos artigos 30, 90 (parágrafos 3º) e 126 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial), deve o INPI proceder à averbação dos atos e contratos que impliquem em licenciamento de propriedade industrial e transferência de tecnologia;

CONSIDERANDO que a averbação dos atos e contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia e seus correlatos não deve constituir em entrave ou fator de atraso no acesso da indústria nacional às fontes de tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento existentes no Brasil e no exterior;

RESOLVE:

1. O INPI, averbará, de acordo com as normas contidas neste Ato Normativo, os atos ou contratos que impliquem ou contenham dispositivos relativos a licenciamento de propriedade industrial, transferência de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquia, serviços de assistência técnica, científica e semelhantes.

Parágrafo único. A averbação é condição para validade perante terceiros dos atos ou contratos referidos no "caput" , independentemente do domicílio das partes:

(a) quando a licença envolver propriedade industrial registrada ou concedida no Brasil;

(b) quando a obrigação objeto do contrato tiver que ser executada no Brasil;

(c) para fins cambiais e de dedutibilidade fiscal dos pagamentos envolvidos.

2. Nas contratações objeto do art. 1º prevalecerá a liberdade contratual, sendo nulos aos dispositivos que ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

§ 1º - Os contratos relativos a licenciamento para exploração de patente ou de uso de marcas deverão indicar expressamente o número e o título da patente concedida ou o número e a marca registrada, ou, quando se tratar de pedidos de patente ainda não concedidos ou de marcas ainda não registradas, o número de protocolo dos respectivos pedidos depositados junto ao INPI.

§ 2º - A averbação de contratos de licenciamento para exploração de patente ou uso de marca depositadas e ainda não concedidas ou registradas terá efeito precário, e os efeitos fiscais e cambiais decorrentes da averbação (i) serão retroativos à data do depósito do pedido da patente, e (ii) passarão a valer a partir da data do registro da marca, respectivamente.

3. O pedido de averbação deverá ser apresentado em formulário próprio, por qualquer das partes contratantes ou seus representantes legais, instruído com o original do contrato ou do instrumento representativo do ato, com tradução juramentada quando redigido em idioma estrangeiro, acompanhado de detalhamento sobre a vinculação acionária das partes, quando houver, comprovante do recolhimento da taxa devida ao INPI, procuração, caso o formulário seja assinado por procurador, bem como, a critério das partes, de outros documentos e/ou informações pertinentes à transação.

4. No processo de averbação de que trata este Ato Normativo, o INPI limitará sua análise à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas, para cumprimento dos dispositivos dos artigos 30 e 90 (e seus parágrafos) do Código da Propriedade Industrial, bem como à informação quanto aos limites aplicáveis - de acordo com a legislação fiscal e cambial vigente - de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de Imposto de Renda, e de remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais.

§ 1º - Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no "caput" deste artigo, inclusive aqueles que se refiram a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas.

§ 2º - Não poderá, destarte, o INPI, recusar averbação com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação "anti-trust" ou relativa a abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto aos aspectos legais pertinentes.

5. Nos atos e contratos de prestação de serviço de assistência técnica será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e no formulário próprio ou mesmo no contrato, o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

6. Os atos ou contratos a que se refere este Ato Normativo serão averbados pelo INPI no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data do protocolo do respectivo Formulário de Pedido de Averbação, preenchido de maneira correta e completa, com seus anexos.

§ 1º - Caso o INPI não se pronuncie no prazo contido no "caput" deste artigo, os atos ou contratos considerar-se-ão automaticamente averbados.

§ 2º - Sendo formuladas exigências pelo INPI, e não sendo as mesmas cumpridas ou contestadas pelos interessados dentro do prazo de 12 (doze) meses, o processo de averbação será arquivado. Cumpridas as exigências ou prestadas as informações necessárias, aplicar-se-á o prazo do "caput".

7. Das decisões da Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI caberá recurso ao Presidente do INPI.

8. O INPI poderá emitir Atos Normativos complementares, regulando aspectos específicos da averbação de determinados atos ou contratos que contenham características peculiares, devendo sempre, porém, ser respeitados os princípios gerais contidos neste Ato Normativo.

9. As disposições deste Ato Normativo aplicam-se aos processos de averbação em andamento.

10. A Diretoria de Transferência de Tecnologia prestará o serviço de apoio à aquisição de tecnologia, com objetivo de assessorar as empresas brasileiras interessadas em adquirir tecnologia ou obter licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes áreas, entre outras:

I - Na área tecnológica:

a) elaborando e colocando à disposição do governo e dos interessados, estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia ocorridas nos diversos setores industriais e de serviços, com base nas averbações levadas a efeito pelo INPI, visando dar subsídios à formulação de políticas setoriais e governamentais específicas;

b) elaborando, a pedido de parte interessada, pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de "Know-how", dados técnicos ou assistência técnica específicos no exterior ou no território nacional.

II - Na área contratual:

a) colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamento de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada;

b) colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e aos preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional, colocando-os à disposição dos interessados.

11. São revogadas a Resolução nº 022 do INPI, de 27 de fevereiro de 1991, a Instrução Normativa nº 001 de 2 de julho de 1991, e demais disposições em contrário.

12. Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

José Roberto d'Affonseca Gusmão
Presidente

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